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簡要介紹美國專利審查制度

標題:簡要介紹美國專利審查制度

作者:國際流程部 李瑤

 

申請人向美國專利商標局(USPTO)遞交申請后,審查員會對其進行全面審查,可大致將審查分為兩個階段:初步審查和實質審查。

 

一、初步審查

 

·初步審查階段,審查員通常會下發的通知:補正通知書、限制性審查意見通知書。

 

1、補正通知書(Formalities Letter)

 

·申請人向美國專利商標局(USPTO)遞交了申請,審查員受理后,會先對遞交的材料進行格式上的初步審核。如果審查員認為申請人所遞交的材料存在形式缺陷,通常會下發一份“補正通知書”。“補正通知書”一般涉及到的,多為附圖和序列表問題,例如:附圖不清晰,附圖標記不準確,無附圖說明,未提交單獨的序列表等。

 

·答復期限:通知下發之日起兩個月內,在繳納延期費的情況下,最長可延期至六個月。

 

2、限制性審查意見通知書

 

·一般來說,審查員首先會審查申請文件中的權利要求是否滿足“單一發明”的要求。如果審查員認為權利要求涉及兩組或以上互不相關的發明,會通過發出“限制要求”(Restriction Requirement,簡稱RR)的方式要求申請人從中做出選擇。申請人必須選擇一組發明作為后續實質審查的對象,即使申請人認為審查員的要求有誤并提出抗辯(traverse),選擇也還是無法避免,并且在有些技術領域,抗辯往往會花費大量的時間和精力,而結果卻大多不盡人意,所以專業代理人可能會建議申請人考慮不做抗辯(without traverse)。未被選中的其他發明可以后續以分案申請的形式重新向美國專利商標局遞交申請。

 

·答復期限:通知下發之日起兩個月內,在繳納延期費的情況下,最長可延期至六個月。與很多國家不同,美國的延期費可以在超答復期限后,與答復一起提交。例如:RR的答復期限是兩個月,但是申請人在第四個月才遞交答復,此時將兩個月的延期費與答復一起提交即可。

 

二、實質審查

 

·在實質審查中,如果審查員認為申請具有可專利性方面的缺陷,會向申請人發出審查意見(Office Action)。實質審查階段,

 

·通常下發的通知:非最終審查意見通知書,最終審查意見通知書和審查員指導意見通知書。

 

1、非最終審查意見通知書(Non-Final Office Action):

 

·Non-Final Office Action,一般是申請進入實審后收到的第一封審查意見,是審查員第一次提出至少一個影響申請獲得授權的新問題。

 

·答復期限:通知下發之日起三個月內,在繳納延期費的情況下,最長可延期至六個月(具體延期費用參考上述表格)。

 

·針對審查員指出的缺陷,申請人必須做出答復或修正。通過反駁審查員的意見或修改權利要求的方式克服缺陷。如果該缺陷得以克服,并且申請人的回復中沒有引入新的缺陷,審查員可能會向申請人發出授權通知書(Notice of Allowance)。

 

2、最終審查意見通知書(Final Office Action):

 

·申請人沒有完全解決或克服上一封審查意見所提出的所有缺陷,因此會下發Final Office Action。

 

·注意:通常如果申請人沒有完全克服第一封非最終審查意見中所提出的所有缺陷,審查員下發的第二封審查意見基本為最終審查意見,但審查員會根據實際情況,可能會多次下發非最終審查意見,才會下發最終審查意見。

 

·答復期限:通知下發之日起三個月內,在繳納延期費的情況下,最長可延期至六個月(具體延期費用參考上述表格)。

 

·注意:如果申請人認為最終審查意見中所提到的缺陷不容易克服,審查員可能需要更多的時間審核我司提交的答復文件,可以在三個月內提交答復,須同時請求RCE(有額外費用)。如果申請人認為最終審查意見中所提到的缺陷比較容易克服且修改范圍較小,可以嘗試在兩個月內提交答復,須同時請求AFCP,此時可避免過早地產生RCE的費用。

 

 

·答復審查意見常用的兩種方式:修改權利要求、抗辯。

 

·修改權利要求:如果申請人認為審查員所引用的現有技術或者所提出的缺陷是合理的,為了盡早獲取授權,申請人可根據審查員的建議對權利要求進行適當地修改。

 

·抗辯:如果申請人認為審查員所提出的缺陷是不合理的,并且所引用的文獻不屬于現有技術,為保護專利的最大范圍,申請人可采用爭辯的方式進行答復。

 

當然,答復方式并不是非黑即白的,大多數的申請人采用的是二者合一的方式。在適當地修改權利要求的同時,對認為不合理的地方進行適當地爭辯。

 

3、審查員指導意見通知書(Advisory Action):

 

·美國審查采取的是“輪回”制,通常如果申請人收到了Final Office Action,代表著審查員一輪的審查已經結束,如果申請人在兩個月內提交了答復,但沒有完全克服Final Office Action中的所有缺陷,使該專利處于授權的狀態,則審查員會下發審查員指導意見通知書。如果申請人想繼續審查,則須請求RCE,意味著新一輪的審查開始了,下一封可能會收到的便又是非最終審查意見通知書。

 

·答復期限:審查員指導意見可以看作是最終審查意見的延伸,即審查員指導意見的答復期限=最終審查意見的三個月答復期限,在繳納延期費的情況下,最長可延期至六個月(具體延期費用參考上述表格)。例如:最終審查意見下發的時間為2021年2月1日,申請人在2021年3月20日,即兩個月內提交了答復,審查員在2021年4月5日下發了審查員指導意見通知書,則審查員指導意見的答復期限為2021年5月1日。

 

 

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